商標註冊的標誌中含有的文字往往是其中一個最主要的顯著性元素(最引人注意的部分),也是其中一個判斷標誌之間是否近似的核心。即使文字使用不同的字體以至特別設計,只要其文字內容與在先商標一致的話,採取辯論標誌之間有什麼不同的申述方式,在很多時候都是徒勞無功的。此時,申請人的背景及所申請的商標以往的使用和註冊的情況就是其中一個重要的考慮因素。因此,衛好知識產權(Right IP)每次收到申請人關於審查意見或駁回通知時,都會進行背景調查並需要申請人提供充足且完整的背景資料、商標以往的使用情況及註冊記錄以協助尋找最佳的策略。
本次要介紹的商標案件為申請註冊於類別9、11、18的「POLAR」商標,商標註冊處初步認為其與多個類別9和11含文字「POLAR」的在先商標相類似,根據香港《商標條例》第12條拒絕批出本申請中類別9、11的註冊。
在審查中發現與申請商標文字極度近似(甚至一樣)的在先註冊商標,基本上是必然會被官方拒絕。此時,我們就需要考慮當地的法律原則,申請人的背景及所申請的商標以往的使用及註冊的情況。特別是適用普通法體系的地區,未註冊商標通過在先商業使用及佔用仍可以在特定條件下主張其商標權利(unregistered trademark / common law trademark)。
於本案,我們考慮到申請人曾於2000年申請並註冊了「POLAR寶樂」商標於打印機墨盒,及後於2011年申請並註冊了「iPolar」於計算機硬件及軟件設計和開發等服務,因此主張申請人於被拒絕的類別9的商品就「POLAR」一字已具有在先未註冊商標權利,最終說服商標註冊處,並成功為申請人取得註冊。
總結,我們面對因存在近似商標遭拒絕註冊,是需要申請人的配合,提供所有與商標使用及註冊相關的資訊。在充分掌握各種因素後,採用最合適該個案情況的策略去說服審查官,使申請獲接納註冊的機會大增。通過衛好知識產權於商標領域豐富的專業知識及對不同地區商標法例的深入理解,為各申請人提供意見並爭取最大的利益。
如閣下有商標註冊方面的疑問或者申請正在被官方拒絕或駁回,您可以通過以下方式與我們的專業人員聯繫:
Email: inquiry@rightipa.com
Tel/Whatsapp: +852 5327 3854 / +852 5336 1214
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